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Federico Paesan

Federico Paesan

Esperto nei settori del diritto della proprietà industriale, del diritto della proprietà intellettuale e del diritto delle nuove tecnologie.

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I diritti di utilizzazione economica delle invenzioni e delle opere realizzate dal lavoratore autonomo

Il disegno di legge sulle misure per la tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 10 maggio 2017, ha chiarito che i diritti di utilizzazione economica relativi a invenzioni e/o opere realizzate da un lavoratore autonomo in esecuzione di un incarico spettano al committente qualora l’oggetto di tale incarico sia costituito dall’attività prodromica alla loro realizzazione e il lavoratore sia stato a tale scopo remunerato. Al contrario, in tutti i casi in cui l’incarico non abbia ad oggetto tale attività, i predetti diritti spettano al lavoratore autonomo. La disposizione, colmando un vuoto normativo, risulta allineata con la dottrina e la giurisprudenza in materia.

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Stanziati nuovi fondi per Smart&Start Italia, il bando dedicato alle start-up innovative

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato con 95 milioni di euro il bando Smart&Start Italia – biennio 2017/2018, destinato alle startup innovative localizzate sul territorio italiano il cui progetto imprenditoriale abbia forte contenuto tecnologico o sia mirato allo sviluppo di prodotti e servizi nel campo dell’economia digitale. Il bando permette di accedere a finanziamenti a tasso zero destinati a coprire fino al 70% degli investimenti e dei costi di gestione legati all’avvio del progetto. Per le start-up localizzate in determinate regioni del centrosud Italia è inoltre prevista una quota di finanziamenti a fondo perduto. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate online e saranno valutate entro 60 giorni dall’invio.

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Marchi storici e decadenza per non uso: l’ultimo capitolo della saga Lambretta

Il caso vuole che, nel vigore del bando ministeriale per l’attribuzione di fondi ai titolari di marchi storici, cioè depositati prima del 1967, la Corte di Cassazione abbia sancito la decadenza per non uso del marchio italiano “Lambretta” di Scoteers India Ltd. Per la Suprema Corte, infatti, anche se il marchio “Lambretta” è tutt’ora notorio presso il pubblico, il suo mancato utilizzo per un determinato periodo di tempo è comunque sufficiente a decretarne la decadenza. La decisione si innesta nel braccio di ferro tra Scooters India Ltd. - che negli anni ’70 acquistò da Innocenti il ramo d’azienda dello storico scooter - e Brandconcern BV, che ha registrato nuovi marchi “Lambretta” e sta cercando, a colpi di azioni giudiziarie anche in sede europea (in questo caso fallite), di ottenere un’esclusiva di utilizzo del segno “Lambretta”.

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La nullità del marchio “Toscoro” per indebita evocazione dell’IGP “Toscano”

Recentemente, il Tribunale UE di I grado ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la nullità del marchio “Toscoro”, registrato per prodotti alimentari ed in particolare per olio di oliva. Il procedimento amministrativo, instaurato dal “Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP”, si era infatti concluso con l’annullamento parziale del marchio “Toscoro” sul presupposto che costituisse un’indebita evocazione dell’IGP “Toscano”. Il Tribunale, condividendo le valutazioni dell’EUIPO, ha affermato che la forte somiglianza sul piano visivo e fonetico tra i segni “Toscoro” e “Toscano” sia tale da indurre il consumatore a ritenere erroneamente il prodotto contraddistinto dal marchio “Toscoro” come facente parte della famiglia dell’IGP “Toscano”.

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Il conflitto tra identiche ditte ed insegne si risolve a favore del soggetto che per primo le ha utilizzate

Lo scorso 17 gennaio la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha affermato che il conflitto tra identiche ditte ed insegne utilizzate nei medesimi ambiti territoriali e merceologici, deve essere risolto a favore del soggetto che per primo ne ha iniziato l’utilizzo. Ciò anche nel caso in cui l’altro titolare abbia registrato per primo la ditta in questione ed il suo cognome coincida con la ditta stessa. La Suprema Corte ha dunque confermato l’inibitoria nei confronti del dott. Scamarcio - farmacista napoletano - ad utilizzare l’omonima ditta e insegna poiché confondibili con la ditta e l’insegna “Scamarcio” utilizzate da tempi più risalenti dalla dott.ssa Bianca Annechino che le aveva precedentemente acquistate da un omonimo dott. Scamarcio.

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La Corte di Giustizia si esprime sull’estensione della tutela del marchio durante i primi cinque anni successivi alla sua registrazione

Lo scorso 21 dicembre la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che durante i cinque anni successivi alla registrazione di un marchio europeo i diritti di esclusiva del suo titolare si estendono a tutti i prodotti/servizi per cui il marchio è registrato e non solo a quelli per cui il marchio è anche utilizzato. Ciò in quanto, nel corso di tale quinquennio, il titolare di un marchio che ne contesti la contraffazione ad un terzo non sarà in nessun caso onerato di dimostrare l’utilizzo del suo marchio per i prodotti/servizi per cui questo è registrato. Infatti, solo successivamente a tale quinquennio, il presunto contraffattore potrà eccepire il non uso del marchio anteriore per tutti o alcuni dei prodotti/servizi per cui il marchio è registrato al fine di ottenerne la nullità totale o parziale.  

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Il cubo di Rubik non costituisce un valido marchio di forma

Lo scorso 10 novembre la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale UE che aveva ritenuto tutelabile come marchio di forma il famoso cubo di Rubik, poiché le sue forme non erano esclusivamente dettate dalla loro funzione tecnica. La Corte di Giustizia ha sovvertito la decisione annullando il marchio. Per la Corte di Giustizia, infatti, il Tribunale, nel valutare la “funzionalità” delle forme, aveva errato nel prendere esclusivamente in considerazione la rappresentazione grafica del cubo di Rubik. Laddove, invece, si devono valutare anche “elementi supplementari”, come la nota capacità di rotazione dei singoli elementi del cubo, anche se non menzionata nella domanda di registrazione. Caratteristica del tutto funzionale che determina la nullità del marchio. 

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La ristrutturazione della rete vendita non determina un illecito concorrenziale ai danni dei concessionari

Lo scorso 13 ottobre, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia per cui l’esclusione di un concessionario dalla rete distributiva da parte della società monopolista nell’importazione e distribuzione di auto a marchio Audi in Italia non rappresenta né concorrenza sleale né abuso di posizione dominante. Tale esclusione è infatti avvenuta nell’ambito di un piano di ristrutturazione della rete vendita di Volkswagen Group Italia improntato su criteri oggettivi di tipo qualitativo-quantitativo e non discriminatori, con lo scopo di ricollocare il marchio Audi in una fascia alta del mercato. Secondo la Suprema Corte, ciò è dunque espressione della libertà imprenditoriale di Volkswagen Group Italia e non costituisce una condotta illecita.

L’estensione territoriale dell’inibitoria all’utilizzo di un segno confondibile con un marchio europeo

La Corte di Giustizia ha risolto la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Düsseldorf circa l’estensione territoriale dell’inibitoria all’uso del marchio europeo “Commit”. Tale marchio risulta infatti confondibile con il marchio “Combit” per una parte dei consumatori europei – quali quelli germanofoni – incapaci di cogliere le differenze semantiche tra i segni. Non è così invece, ad esempio, per i consumatori anglofoni, che identificano “Commit” con l’omonimo verbo inglese e “Combit” con l’unione di “Com” e “Bit”. La Corte di Giustizia ha quindi precisato che l’inibitoria è da estendersi su tutto il territorio dell’Unione, ad eccezione di quei Paesi ove sia accertata l’assenza del rischio di confusione.

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Può una suoneria telefonica essere registrata come marchio?

Lo scorso 13 settembre, il Tribunale Europeo ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva rigettato la domanda di marchio della società Globo Comunicação e Participações avente ad oggetto una melodia essenzialmente destinata ad essere utilizzata come suoneria telefonica. Secondo i giudici europei infatti, i suoni possono sì essere registrati come marchi, ma unicamente se dotati di “capacità distintiva”. Tale requisito non può però ritenersi sussistente con riferimento ad una suoneria “standard”, presente su qualsiasi telefono e costituita dalla mera ripetizione di una nota. Ciò in quanto tale (banale) suoneria non permetterebbe di distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di un’altra.

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