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Cassazione Civile: il marchio registrato anteriore non sempre prevale sull’identico nome a dominio

Con sentenza n. 20189 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi”. Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal titolare di un marchio registrato anteriormente rispetto all’identico nome a dominio di un’altra società, posto che le due imprese operavano in settori differenti.

Richiamando un precedente del 2009, la Corte ha affermato che l’apprezzamento sulla confondibilità va condotto non solo in relazione ai segni, ma anche all’identità o somiglianza dei prodotti / servizi, sulla base quanto meno della loro affinità, salvo il caso di marchio rinomato. Pertanto, in ragione del principio di unitarietà dei segni distintivi, se non sussiste identità o somiglianza tra i prodotti / servizi commercializzati da due imprese, la titolare del marchio registrato anteriore non notorio non può impedire all’altra di utilizzare l’identico marchio come nome a dominio.

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Incompetenza del Tribunale delle imprese

L’Union Valdôtaine (di seguito U.V.) è il partito politico valdostano di maggioranza relativa nell’assemblea regionale.

Recentemente alcuni soggetti fuoriusciti da detto partito politico hanno fondato l’Union Valdôtaine Progressiste (di seguito U.V.P.)
L’U.V. ravvisando una confondibilità tra le due denominazioni e relativi simboli si è rivolta nell’aprile del c.a., con provvedimento ex art.700 c.p.c., al Tribunale delle Imprese di Torino chiedendo di inibire all’U.V.P. la prosecuzione, sotto ogni forma, dell’uso del nome e del simbolo adottati.
La difesa dell’U.V.P. è stata assunta dal nostro Studio.

Ordinanza 9.4.2013-Union Valdôtaine C/O Union Valdôtaine Progressiste

Commento
Nel corso del giudizio il punto punto centrale della controversia è stato rappresentato dall’eccezione sollevata dall’U.V.P. la quale non si è limitata a contestare il merito del ricorso dell’U.V. ma ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale delle Imprese e la competenza del giudice ordinario (Tribunale di Aosta). Ciò in quanto la tutela inibitoria richiesta non aveva ad oggetto segni distintivi, bensì solo il nome e  il simbolo dell’U.V.P. mera associazione non riconosciuta e non certo soggetto imprenditore.
L’U.V. ha replicato osservando che nome e simbolo possono essere tutelati come marchi.

Il Tribunale ha osservato che:
a) in nessuna parte del ricorso vi è il riferimento a nome e simbolo quali marchi;
b) al contrario è costante il riferimento al nome e al simbolo come elementi fondamentali del diritto all’identità ed all’immagine;
c) la causa petendi del ricorso è chiaramente costituita dalla lesione del diritto al nome e all’immagine dell’U.V.;
d) non viene imputato all’U.V.P. di avere registrato il proprio simbolo come marchio, ma solo di avere utilizzato un nome ed un simbolo potenzialmente forieri di confusione;
e) sono assenti nel ricorso allegazioni che possano fare ritenere esistente la volontà di tutelare il simbolo come marchio non registrato;
f) per quanto riguarda il nome a dominio U.V. lamenta unicamente la confusione e confondibilità tra i siti.
Per queste ragioni il Tribunale ha ritenuto che l’azione di merito prefigurata e la strumentale azione cautelare hanno ad oggetto la tutela del diritto al nome, all’immagine, alla identità personale dell’U.V. e che quindi non involgono in alcun modo questioni di proprietà industriale che possano radicare la competenza del Tribunale delle Imprese.

La decisione pare ineccepibile in quanto non vi sono dubbi che la prospettazione formulata dall’U.V. non è riconducibile sotto alcun profilo alle materie di competenza del Tribunale delle Imprese.
(Alberto Caveri)

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