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Registrazione in uno stato membro di una google adword identica ad un marchio registrato in un altro stato membro - giurisdizione - conclusioni dell’avvocato generale

La questione

La società austriaca Wintersteiger AG, produttrice di attrezzature da sci e titolare del marchio “Wintersteiger”, registrato in Austria, ha contestato l’illecita registrazione della medesima denominazione come Google AdWord da parte del rivenditore tedesco “Products4U”, che aveva proceduto a tale registrazione limitatamente a google.de, ossia per la sola pagina dedicata al territorio tedesco, visibile tuttavia in tutto il mondo ed in particolare in Austria. Giunta all’ultimo grado di giudizio, la questione pregiudiziale sulla giurisdizione del giudice austriaco per un atto contraffattivo commesso in uno stato estero membro della UE i cui effetti si sono prodotti in Austria è stata sottoposta al vaglio della CGE con i seguenti quesiti:

Se - in caso di asserita lesione di un marchio dello Stato del foro, da parte di un soggetto che ha la propria sede in un altro Stato membro, operata mediante l'utilizzo, in un motore di ricerca internet che offre i propri servizi attraverso diversi domini di primo livello, specifici per ciascuno Stato, di una parola chiave (AdWord) identica al predetto marchio - l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", contenuta nell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 1 (in prosieguo: il "regolamento Bruxelles I"), debba essere interpretata nel senso:

1.1. che la competenza è fondata solo quando la parola chiave viene utilizzata nel sito web del motore di ricerca il cui dominio di primo livello è quello dello Stato del foro;
1.2. che la competenza è fondata per il solo fatto che il sito web del motore di ricerca, nel quale viene utilizzata la parola chiave, è accessibile nello Stato del foro;
1.3. che la competenza dipende dalla presenza di ulteriori requisiti, oltre all'accessibilità del sito web;

In caso di soluzione positiva della questione sub 1.3: in base a quali criteri si debba determinare se è fondata la competenza di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento Bruxelles I in caso di utilizzo di un marchio dello Stato del foro quale AdWord sul sito Internet di un motore di ricerca avente un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato del foro.
Anziché prendere posizione su ciascuno dei suddetti quesiti l’Avvocato Generale ha preferito formulare le sue conclusioni spiegando a quali condizioni il giudice nazionale ha giurisdizione su atti contraffattivi consumatisi in un altro stato membro ai sensi del Regolamento Bruxelles. 

Il Regolamento Bruxelles prevede che nel caso in cui un evento origini in un paese ma produca un danno in un altro paese sussistano due giudici competenti: quello del paese presso cui si è verificato l’evento e quello in cui si è prodotto il danno. È del tutto evidente che nel caso in esame la questione è stabilire dove si sia prodotto il danno, considerata la natura non territoriale di internet. 

L’Avvocato Generale ha precisato che 
(I) nel caso di attività lesive di diritti su marchio nazionale, comprese quelle perpetrate attraverso internet, la giurisdizione presso la quale si produce il danno derivante dalle suddette attività lesive non può che essere quella in cui è registrato il marchio, e tale criterio può essere applicato nel caso in esame per determinare la giurisdizione del giudice austriaco; 
(II) l’utilizzo come Google AdWord di una denominazione oggetto di registrazione di marchio da parte di un soggetto non autorizzato integra lesione della capacità distintiva di tale marchio quando la pubblicità generata dall’utilizzo dell’AdWord non consente all’utente informato di capire se i prodotti pubblicizzati provengano dalla società titolare del marchio usato come AdWord o dalla società che ha acquistato l’AdWord contenente il suddetto marchio;
(III) l’utilizzo da parte della società tedesca Products4U della denominazione “Wintersteiger” come AdWord integra l’illecito contraffattivo descritto al punto
(IV) e che il fatto l’AdWord sia stata registrato solo sulla pagina tedesca google.de non impedisce che l’illecito si produca presso i consumatori austriaci, che possono accedere al sito e comprenderne i contenuti, confermando quindi che il danno alla capacità distintiva del marchio “Wintersteiger” si è prodotto in Austria e che pertanto il giudice austriaco ha giurisdizione su tale questione. 

L’Avvocato Generale ha quindi pronunciato le seguenti conclusioni:

“In presenza di condotte perpetrate attraverso internet e suscettibili di violare diritti su un marchio nazionale registrato in uno stato membro, deve ritenersi che l’art. 5 (3) del Reg. 44/2001 attribuisca giurisdizione:
- ai Tribunali dello stato membro nel quale è stato registrato il marchio e 
- ai Tribunali dello stato membro nel quale sono stati utilizzati gli strumenti per realizzare la contraffazione del marchio registrato nell’altro stato membro”.
Conclusioni avvocato generale.pdf

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