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Cassazione Civile: il marchio registrato anteriore non sempre prevale sull’identico nome a dominio

Con sentenza n. 20189 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi”. Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal titolare di un marchio registrato anteriormente rispetto all’identico nome a dominio di un’altra società, posto che le due imprese operavano in settori differenti.

Richiamando un precedente del 2009, la Corte ha affermato che l’apprezzamento sulla confondibilità va condotto non solo in relazione ai segni, ma anche all’identità o somiglianza dei prodotti / servizi, sulla base quanto meno della loro affinità, salvo il caso di marchio rinomato. Pertanto, in ragione del principio di unitarietà dei segni distintivi, se non sussiste identità o somiglianza tra i prodotti / servizi commercializzati da due imprese, la titolare del marchio registrato anteriore non notorio non può impedire all’altra di utilizzare l’identico marchio come nome a dominio.

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Marchi storici e decadenza per non uso: l’ultimo capitolo della saga Lambretta

Il caso vuole che, nel vigore del bando ministeriale per l’attribuzione di fondi ai titolari di marchi storici, cioè depositati prima del 1967, la Corte di Cassazione abbia sancito la decadenza per non uso del marchio italiano “Lambretta” di Scoteers India Ltd. Per la Suprema Corte, infatti, anche se il marchio “Lambretta” è tutt’ora notorio presso il pubblico, il suo mancato utilizzo per un determinato periodo di tempo è comunque sufficiente a decretarne la decadenza. La decisione si innesta nel braccio di ferro tra Scooters India Ltd. - che negli anni ’70 acquistò da Innocenti il ramo d’azienda dello storico scooter - e Brandconcern BV, che ha registrato nuovi marchi “Lambretta” e sta cercando, a colpi di azioni giudiziarie anche in sede europea (in questo caso fallite), di ottenere un’esclusiva di utilizzo del segno “Lambretta”.

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La nullità del marchio “Toscoro” per indebita evocazione dell’IGP “Toscano”

Recentemente, il Tribunale UE di I grado ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la nullità del marchio “Toscoro”, registrato per prodotti alimentari ed in particolare per olio di oliva. Il procedimento amministrativo, instaurato dal “Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP”, si era infatti concluso con l’annullamento parziale del marchio “Toscoro” sul presupposto che costituisse un’indebita evocazione dell’IGP “Toscano”. Il Tribunale, condividendo le valutazioni dell’EUIPO, ha affermato che la forte somiglianza sul piano visivo e fonetico tra i segni “Toscoro” e “Toscano” sia tale da indurre il consumatore a ritenere erroneamente il prodotto contraddistinto dal marchio “Toscoro” come facente parte della famiglia dell’IGP “Toscano”.

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La Corte di Giustizia si esprime sull’estensione della tutela del marchio durante i primi cinque anni successivi alla sua registrazione

Lo scorso 21 dicembre la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che durante i cinque anni successivi alla registrazione di un marchio europeo i diritti di esclusiva del suo titolare si estendono a tutti i prodotti/servizi per cui il marchio è registrato e non solo a quelli per cui il marchio è anche utilizzato. Ciò in quanto, nel corso di tale quinquennio, il titolare di un marchio che ne contesti la contraffazione ad un terzo non sarà in nessun caso onerato di dimostrare l’utilizzo del suo marchio per i prodotti/servizi per cui questo è registrato. Infatti, solo successivamente a tale quinquennio, il presunto contraffattore potrà eccepire il non uso del marchio anteriore per tutti o alcuni dei prodotti/servizi per cui il marchio è registrato al fine di ottenerne la nullità totale o parziale.  

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Marchi e pubblicità on-line: il caso “Mercedes Benz”

Con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto non responsabile della contraffazione del marchio Mercedes Benz un’officina meccanica che, dopo aver cessato ogni rapporto con la casa automobilistica tedesca, aveva chiesto ad un sito internet di eliminare un annuncio dove la propria denominazione sociale risultava abbinata al marchio Mercedes Benz. Secondo la Corte, infatti, l’art. 5 della direttiva 2008/95 - che individua i diritti conferiti dal marchio al suo titolare - non si applica qualora l’inserzionista abbia espressamente richiesto al gestore del sito presso il quale l’annuncio è pubblicato di cancellarlo e il gestore si sia astenuto dall’attuare tale richiesta. La Corte ha quindi affermato che, in tali casi, il titolare del marchio deve agire contro il gestore del sito internet.

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Personaggio di fantasia: la registrazione come marchio non sempre conferisce un’esclusiva

La registrazione di un personaggio di fantasia come marchio non preclude lo svolgimento di attività di merchandising da parte di altri soggetti che non vantano diritti di sfruttamento sul marchio.

È quanto ha stabilito, con una recente sentenza, il Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, argomentando che quando il personaggio di fantasia è caduto in pubblico dominio, essendo scaduti i diritti d’autore, i diritti di sfruttamento del relativo marchio non possono coprire il personaggio di fantasia in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Il marchio, cioè, copre solo l’immagine registrata e solo nelle sue parti distintive, che aggiungono elementi grafici ulteriori.

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Il giudizio di similarità tra segni – il caso Puma

Con sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte di Giustizia Europea ha ribaltato la decisione della Commissione di ricorso UAMI che aveva rigettato l’opposizione di Puma SE alla domanda di registrazione da parte di Sinda Poland Corp. di un marchio costituito dalla silhouette nera di un animale in salto, sul presupposto che tale marchio presentasse elementi di dettaglio tali da renderlo diverso dal noto marchio figurativo “Puma”. Tale impostazione non è stata condivisa dalla Corte che, nel rigettare la domanda di registrazione, ha sottolineato la similarità dei due marchi, sul presupposto che il giudizio di similarità tra segni non deve essere condotto analizzando i singoli elementi che compongono i marchi, bensì tenendo conto dell’impressione complessiva da questi prodotta nel consumatore medio.

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L’affinità di prodotti complementari – Il caso Carrera - Porsche

Con sentenza del 21 gennaio 2016, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che il marchio “Carrera” rivendicante “navigatori satellitari” di cui è stata domandata la registrazione da tale sig. Kurt Hesse è confondibile con il marchio “Carrera” registrato da Porsche per “automobili”. Premesso che per determinare il rischio di confusione tra marchi è necessario accertare anche la somiglianza tra i prodotti da questi rivendicati e che tale accertamento solitamente viene svolto prendendo in considerazione più parametri di valutazione (natura dei prodotti, modalità d’impiego, complementarietà, concorrenzialità, canali di distribuzione, ecc…), la decisione della Corte di Giustizia è particolarmente interessante in quanto l’affinità tra “navigatori satellitari” e “automobili” è stata riconosciuta unicamente in ragione della loro complementarietà, ovverosia del fatto che i primi sono funzionali all’utilizzo delle seconde. La Corte di Giustizia ha quindi riconosciuto l’autonomia di tale parametro e la sua idoneità a fondare da solo il giudizio di affinità tra i prodotti.

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Je suis Charlie, pas une marque

 

I tentativi di registrazione come marchio di "Je suis Charlie"

 

Come noto, lo scorso 7 gennaio Parigi è stata ferita al cuore da un feroce attacco terroristico culminato con l’assalto alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Tali fatti hanno profondamente scosso l’opinione pubblica mondiale, che in vari modi ha espresso la propria vicinanza alla redazione di Charlie Hebdo e, più in generale, alla Francia tutta. Una delle modalità, forse la più immediata, per esprimere tale solidarietà è consistita nell’utilizzo e nella condivisione, soprattutto attraverso i social network, della frase “Je suis Charlie” coniata e diffusa, in una particolare veste grafica, da Joachim Ronchin, direttore artistico della rivista francese Stylist, a poche ore dalla strage.

 

Questa scritta, grazie all’immediata diffusione attraverso i media e i social network, è divenuta in poche ore un vero e proprio simbolo della difesa della libertà d’espressione. La notorietà di tale simbolo ha tuttavia fatto intravedere ad alcuni la possibilità di utilizzarlo per scopi meramente commerciali. Ciò si è tradotto nel deposito di svariate decine di domande di marchio, che riproducono la scritta sopra raffigurata, presso diversi Uffici Marchi e Brevetti nel mondo, tra cui quello francese, statunitense, australiano e del Benelux. Lo sdegno che ha accompagnato tali iniziative, poco rispettose del dolore e della commozione per i fatti di Parigi, ha determinato una netta presa di posizione da parte di alcuni Uffici Marchi e Brevetti, solitamente restii a pronunciarsi preventivamente sulla registrabilità dei marchi al di fuori delle modalità istituzionali. La più significativa di queste prese di posizione è senz’altro quella dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), l’agenzia che si occupa della registrazione dei marchi comunitari, che, pur non avendo ricevuto domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”, ha dichiarato che, in ogni caso, tali domande verrebbero probabilmente fatte oggetto di opposizione da parte dell’UAMI stessa. Ciò in quanto si tratterebbe di marchi contrari all’ordine pubblico o ai principi della morale (art. 7 (1) (f) Regolamento 207/2009) o comunque mancanti della necessaria capacità di distinguere prodotti o servizi (art. 7 (1) (b) Regolamento 207/2009). La stessa linea è stata sposata dall’INPI, l’Ufficio Marchi e Brevetti francese, il quale, in pochi giorni, ha ricevuto circa cinquanta domande di marchio contenenti la scritta “Je suis Charlie”. Ebbene, l’INPI ha dichiarato che tutte queste domande verranno rigettate poiché il segno “Je suis Charlie” è da ritenersi privo della capacità di distinguere prodotti o servizi. A tal riguardo, l’INPI ha posto l’accento sul fatto che una frase così ampiamente utilizzata dalla collettività non può essere “catturata” da un operatore economico. Anche l’USPTO, l’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense, ha dichiarato di aver ricevuto due domande di marchio contenti la scritta in questione, ma, ad oggi, non ha preso una posizione ufficiale sulla loro registrabilità. Ciononostante, alcuni precedenti portano a ritenere che anche tali domande verranno rigettate. E’ infatti recente il rigetto della domanda di registrazione del marchio “Boston Strong”, frase divenuta celebre dopo l’attentato terroristico alla maratona di Boston dell’aprile 2013. In tal caso, l’USPTO ha sottolineato che tale frase, in quanto portatrice di un messaggio di natura politica o sociale, non è idonea a distinguere beni o servizi. Per simili ragioni, l’USPTO ha altresì rifiutato la registrazione del marchio “Hands Up, Don’t Shoot” ispirato al drammatico scambio di battute tra un poliziotto e un ragazzo di colore, la cui uccisione a Ferguson ha determinato l’infuocarsi di una rivolta che per settimane ha infuocato l’ormai celeberrima cittadina del Missouri. Non vi è dubbio che ogni tentativo di registrare marchi consistenti in frasi celebri di natura politica, religiosa o sociale sia mosso da una poco commendevole volontà di trarre profitto dalle tragedie che li hanno ispirati. Ed è altrettanto chiaro che domande di marchio di tal genere verranno molto probabilmente rigettate dalle autorità competenti, per i motivi più sopra esaminati. Ciò, almeno, finché è recente il ricordo dell’evento che ne ha costituito l’ispirazione. Esempi del passato, infatti, indicano che anche le frasi celebri, una volta venuta meno l’emotività dell’evento, possano assurgere alla funzione di marchio. E’ il caso, ad esempio, del marchio comunitario “Ich bin ein Berliner” (“Io sono un berlinese”), regolarmente registrato per “birre”, che riprende una celebre frase che J.F. Kennedy pronunciò nel 1963 a Berlino per testimoniare la sua vicinanza alla Germania post-bellica. Tale marchio non è mai stato fatto oggetto di opposizione da parte dell’UAMI. E’ dunque il tempo il vero arbitro della nascita di marchi “politici”.

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AdWords e violazione di marchio, si esprime il Tribunale di Milano

 

AdWords e violazione dei diritti suo marchio: i limiti alla responsabilità dell’inserzionista

 

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano si esprime su una questione affrontata diverse volte nel corso degli ultimi anni, sia dai giudicanti nazionali che europei, a cui non sempre sono succedute decisioni uniformi.
Il caso affrontato dal Collegio del Tribunale di Milano il 23 ottobre 2014 riguarda la possibilità per un terzo non autorizzato, generalmente concorrente, di utilizzare un marchio di titolarità altrui attraverso un servizio d’inserzioni pubblicitarie di Google, il c.d. AdWords. Grazie al servizio di posizionamento a pagamento sopracitato, qualsiasi operatore economico ha la possibilità, mediante la scelta di una o più keywords, di far apparire tra i risultati di ricerca un link promozionale che rinvia al proprio sito (qualora la keyword scelta dall’inserzionista coincida con quella utilizzata dall’utente nella ricerca). La scelta della parola chiave da utilizzare viene effettuata direttamente dall’inserzionista ed utilizzata ai fini dell’indicizzazione che si vuole ottenere nei risultati di ricerca.
Nel caso di specie, viene utilizzato come keyword per il posizionamento in Rete un noto marchio il cui titolare è un terzo rispetto all’inserzionista, il quale, come accade spesso in questi casi, agisce in giudizio lamentando la violazione del proprio marchio. In particolare, come in casi simili precedenti, è emersa la questione relativa all’individuazione del soggetto responsabile per l’eventuale violazione del marchio altrui.
Il Collegio, per decidere in merito alla questione, ha ampiamento fatto ricorso ai principi enunciati più volte dalla Corte di Giustizia (si menzionano in particolare: sentenza 22/10/11 in C-323/09, Interflora; sentenza 23/3/10 in C-236/08 e C-238/08, Google France).
Afferma infatti la Corte che “nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest’ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni”. Come conseguenza il Collegio afferma, in primis, che unico legittimato passivo sulle pretese di violazione del marchio è l’inserzionista concorrente che, nell’accedere al servizio di posizionamento a pagamento offerto dal gestore, l’ha prescelto come keyword.
Inoltre, altro punto nodale spiegato dal Collegio è che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso di keywords che reindirizzino ad un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato. Tuttavia, tali keywords per il posizionamento non sono vietati laddove reindirizzino ad un link che non vada a compromettere le principali funzioni del marchio altrui, ossia – essenzialmente – quando l’uso di tali keywords non ingeneri confusione tra i prodotti o servizi offerti dal titolare del marchio usato come keyword e quelli del concorrente che ha utilizzato tale segno distintivo per promuovere i propri prodotti.
La decisione assunta dal Collegio ribalta integralmente la pronuncia di primo grado che considerava l’intermediario (e quindi non l’inserzionista) unico responsabile e, dunque, unico legittimato passivo per la lamentata violazione del marchio altrui operata tramite l’utilizzo di tale marchio come adwords da parte di un competitor.

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