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Nuovi top level domains: marchi e Trademark ClearingHouse

Dal 26 marzo 2013 è operativa la Trademark ClearingHouse[1]  (“TMCH”), un database di marchi gestito dall’ICANN al fine di tutelare i titolari di registrazioni di marchio alla luce della liberalizzazione dei domini di primo livello generici. I titolari di una registrazione di marchio possono inserire uno o più marchi nel sistema TMCH al fine di beneficiare di due diversi servizi: il primo (Sunrise Service), permette al titolare di un marchio di registrare nuovi gTLD (generic top level domains) in anticipo usufruendo di una sorta di prelazione per un periodo di 30 giorni (il c.d. “Sunrise Period”), mentre il secondo (Trademark Claims Service) mette al corrente i soggetti interessati alla registrazione di un nuovo gTLD dell’esistenza di dei diritti anteriori sui marchi registrati nella TMCH e avvisa i titolare di marchi registrati nella TMCH dell’intenzione di terzi di registrare un dominio coincidente con tali marchi. 


Il Sunrise Service agevola il titolare del marchio risparmiando allo stesso l’onere di sorvegliare la concessione di nomi a dominio interferenti con le proprie registrazioni poiché tale attività, in caso di adesione al servizio, è delegata all’ente concessionario del gTLD, che è obbligato a notificare a tutti i soggetti registrati presso la TMCH dell’imminente lancio di un nuovo dominio e del connesso periodo di Sunrise. In tale modo il titolare di un marchio accreditato nella TMCH (di cui dev’esser data prova dell’uso) ha possibilità di registrare il dominio prima che lo stesso sia reso disponibile al pubblico.
Il servizio ha un costo per singolo record inserito nel database della TMCH e il che, ad una attenta analisi, evidenzia forse una eventuale problema di tipo economico per chi intende farne un uso ad ampio spettro: i domini generici “liberalizzati” potrebbero essere numerosissimi e volersi assicurare una priorità in molti di questi mediante la TMCH potrebbe avere un costo piuttosto elevato.
Il secondo servizio anticipato, il Trademark Claims Service, consente a coloro che registrano nella TMCH i propri marchi di essere prontamente avvisati qualora un soggetto terzo richieda la registrazione di un nuovo nome a dominio generico gTLD identico a uno dei loro marchi accreditati nella TMCH. Infatti, al richiedente la registrazione del dominio generico è segnalata l’esistenza all’interno del TMCH di un marchio registrato identico al gTLD di cui chiede la registrazione, mettendolo così al corrente del rischio di contestazioni che potrebbe ricevere proseguendo con la registrazione, lasciando tuttavia in capo al soggetto richiedente libertà di scelta (il sistema infatti non blocca in automatico l’iter di registrazione).

Nel caso in cui richiedente prosegua nel richiedere la registrazione del nome a dominio, il titolare del marchio anteriore registrato nel TMCH potrà intervenire instaurando una procedura UDRP o URS (Unified Rapid Suspension[2], una procedura creata unitamente al progetto della TMCH). Gli operatori concessionari dei gTLD sono però obbligati a garantire il claim service solo per i  primi 90 giorni successivi al lancio del gTLD e il che rappresenta probabilmente il maggior limite del servizio.
Tuttavia, va anche tenuto presente un aspetto positivo: l’ICANN consente di registrare nella TMCH non solo la denominazione corrispondente al marchio registrato ma altresì il nome a dominio non completamente identico che il titolare del marchio ha ottenuto in riassegnazione dopo una procedura UDRP (ad esempio “starrbucks” o “niike”), così da evitare il ripetersi del medesimo caso di cybersquatting in relazione al nuovo gTLD.
(Marco Boggetto)

Nota 1: http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse
Nota 2: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs

 

Marco Boggetto

Si occupa, nell’ambito del contenzioso civile, di diritto assicurativo, concorsuale e delle vertenze di recupero crediti.

Sito web: www.replegal.it/it/cerca-i-professionisti/169-marco-boggetto.html

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