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Gianluca Morretta

Gianluca Morretta

Avvocato esperto nella tutela della proprietà intellettuale ed industriale, nella consulenza strategica volta al l’avvio e allo sviluppo di specifici progetti scientifici ed alla migliore valorizzazione dei risultati della ricerca.

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Volgarizzazione del termine “oscar”

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 23 dicembre 2011, ha stabilito che l’uso estensivo (“diffuso, intenso e prolungato”) del termine “Oscar” ha fatto sì che lo stesso abbia assunto nella lingua italiana il significato generico di “primo premio di una manifestazione” determinando la volgarizzazione del relativo marchio. Se negli intenti di chi la utilizza la parola “Oscar” può ancora implicare un paragone con il premio cinematografico, lo stesso non avviene più nella mente del vasto (e meno informato) pubblico che lo percepisce, essendo trascorso ormai quasi un secolo dalla prima edizione dell’Oscar cinematografico il quale, sebbene tuttora rinomato, può solo essere considerato un Oscar tra i tanti. In conclusione, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano “Oscar” n. 988.918 (risalente al 1982) e la nullità per originario difetto di carattere distintivo del più recente (2002) marchio comunitario “Oscar” n. 293.1038, entrambi di titolarità della Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2011.pdf

Accordo Acta

 

Cos’è l’accordo ACTA?
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) è un enforcement treaty, ovvero un accordo diretto a disciplinare l’applicazione e l’esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale all’interno ed alle frontiere delle parti aderenti. ACTA si concentra essenzialmente sulle violazioni del diritto d’autore e sulla contraffazione dei marchi. Tra gli obiettivi dichiarati dell’accordo vi è quello di arginare le violazioni attuate in ambito digitale cercando un equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari, quelli dei fornitori di servizi e quelli degli utenti.

L’origine dell’accordo
Gli Stati Uniti hanno spinto per la conclusione di ACTA per colmare presunte lacune ed inadeguatezze dell’accordo TRIPs (Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio) in materia di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. I negoziati ACTA sono stati portati avanti indipendentemente dai negoziati WTO del ciclo di Doha e senza la partecipazione formale della WIPO (curiosamente posto che l‘obiettivo principale di questa organizzazione è proprio quello di promuovere la protezione globale della proprietà intellettuale attraverso la cooperazione tra Stati). Tuttavia, in tali sedi (WTO e WIPO), gli Stati Uniti hanno visto ridimensionata la loro capacità negoziale a vantaggio dei paesi emergenti e non sono riusciti ad affermare una politica di protezione “forte” della IP. Di qui il tentativo americano di introdurre una protezione più forte di quella dell’accordo TRIPs (c.d. TRIPs-Plus) con la sottoscrizione di accordi commerciali bilaterali (FTAs). ACTA riproduce sostanzialmente la protezione TRIPs-Plus ottenuta dagli USA attraverso gli accordi bilaterali con l’idea di elevarla a sistema generale.

I membri dell’accordo ed i tempi previstiper l’entrata in vigore
La membership attuale si compone di 30 parti contraenti tra cui 22 Stati membri dell’Unione Europea (non hanno firmato l’accordo Cipro, Estonia, Germania, Paesi Bassi e Slovacchia ed 8 stati extraeuropei (Australia, Canada, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti). L’accordo deve essere ratificato dagli Stati membri dell’Unione Europea in quanto investe anche materie di loro specifica competenza (materia penale) e deve essere poi approvato dal Parlamento Europeo (senza possibilità di emendamenti). I tempi previsti per l’entrata in vigore dell’accordo non sono brevi e non mancano rischi di ulteriori defezioni. Una volta in vigore ACTA sarà aperto all’adesione da parte di ogni Stato membro WTO.

Le critiche di cui è stato oggetto l’accordo ACTA
Le critiche discendono in larga parte dalla matrice americana e dalle modalità, strettamente confidenziali, con cui sono stati condotti i negoziati. Questa pratica negoziale rappresenta la regola per il governo statunitense ma è certamente inconsueta in ambito europeo, suscitando sospetti tanto nell’opinione pubblica quanto nel mondo accademico e nelle istituzioni comunitarie. 

Le prospettive ed i vantaggi economici legati all’adozione di ACTA
Il successo dell’accordo ACTA è legato alla capacità di estensione della membership con il coinvolgimento di paesi quali la Cina (principale fonte della contraffazione e pirateria globale). Trattandosi di un enforcement treaty destinato a migliorare l’applicazione dei diritti IP all’interno ed alle frontiere delle parti contraenti, in termini economici i benefici dipenderanno dalle effettive modalità attraverso le quali l’accordo verrà implementato. Quanto ai contenuti, l’omologazione internazionale della tutela prestata ai diritti IP è un fattore positivo per lo sviluppo concorrenziale dei paesi UE. Resta tuttavia aperta la sfida circa il modello sul quale deve fondarsi tale omologazione, in particolare se su quello americano o su quello europeo che sono, per molti aspetti, divergenti. Non è un caso che l’Italia abbia opposto forti resistenze per la mancata inclusione nell’accordo ACTA della tutela delle Indicazioni Geografiche (cioè di diritti non tutelati negli USA).

Le presunte limitazioni dei diritti fondamentali ed il parere della Corte di giustizia
Le dimensioni della protesta contro la conclusione di ACTA hanno costretto la Commissione Europea a chiedere un parere della Corte di giustizia per rassicurare i cittadini europei che ACTA non viola i loro diritti. Secondo la Commissione ACTA non modifica la legislazione vigente dell'UE. Non crea nuovi diritti di proprietà intellettuale, ma verte su procedure e misure volte a far rispettare i diritti esistenti e ad agire contro le violazioni su grande scala. In generale, l’accordo non sembrerebbe avere effetti così incisivi da limitare diritti fondamentali. Al riguardo è comunque necessario precisare che ACTA non prevede l’istituzione di un sistema di dispute settlement al suo interno: ciò significa che la sua applicazione ed interpretazione sarà soggetta, per ciò che concerne l’UE, alla Corte di giustizia ed alle giurisdizioni nazionali. Tale circostanza dovrebbe costituire una garanzia circa il rispetto delle libertà fondamentali.
Le principali critiche rivolte ad ACTA in relazione al rispetto delle libertà fondamentali riguardano la presunta criminalizzazione del peer-to-peer file sharing, il controllo alle frontiere di dispositivi personali (PC, i-Pod, etc.), l’autorizzazione, se non l’imposizione, agli internet service providers (ISPs) di monitorare le comunicazioni dei propri utenti e l’introduzione della c.d. “three strikes rule” in base alla quale i providers internet sarebbero obbligati a tagliare il servizio di connessione ai propri utenti sorpresi per tre volte a scaricare illegalmente contenuti protetti dal diritto d’autore (norma in vigore nella legislazione francese). Non sfugge, tuttavia, che le critiche hanno una matrice anche politica e difensiva rispetto a quelle che appaiono come ingerenze provenienti dal sistema americano.

Il contenuto dell’accordo
ACTA esige la predisposizione, da parte degli Stati aderenti, di procedure di esecuzione che consentano un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di IP e di strumenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. ACTA precisa in modo dettagliato il contenuto minimo di tali misure. 

In ambito civile l’accordo ACTA impone l’introduzione, accanto a strumenti già presenti a livello italiano e comunitario (ingiunzioni, ordinanze, indennità in caso di violazione di un diritto, misure provvisorie e sequestro di materiale contraffatto), di misure estranee a tali sistemi: al riguardo si segnala la previsione, per le violazioni dei diritti d’autore, di un risarcimento supplementare del danno subito secondo un criterio proprio della legislazione americana.

ACTA prevede un’ampia possibilità per le autorità doganali di trattenere merci sospette, di propria iniziativa o su domanda del titolare del diritto che fornisca prove sufficienti circa la violazione di un diritto IP. Laddove le autorità competenti determinino che le merci sospette costituiscono violazione di un diritto IP potranno ordinare la distruzione delle stesse o imporre sanzioni, fatta salva in ogni caso la normativa delle parti in materia di privacy o riservatezza delle informazioni.

ACTA stabilisce che gli Stati aderenti prevedano procedimenti e sanzioni penali per i casi di contraffazione di marchi e di usurpazione del diritto d'autore effettuate su scala commerciale, precisando che tra le attività svolte su scala commerciale rientrano quanto meno quelle effettuate con l'intento di ottenere vantaggi economici o commerciali, diretti o indiretti. La reale portata degli obblighi derivanti da ACTA in materia penale sembra dunque dipendere in larga misura dall’interpretazione che verrà data alla locuzione “su scala commerciale”: qualora venga accolta una definizione ampia, e dunque comprensiva anche delle violazioni non dirette ad ottenere un vantaggio economico, rientrerà tra i potenziali comportamenti da sottoporre a sanzione penale anche il semplice download individuale di contenuti protetti, sebbene effettuato senza alcuna aspettativa di profitto. 

 ACTA impone agli Stati aderenti di prevedere misure efficaci contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale. Gli Stati aderenti possono stabilire la facoltà, delle proprie autorità competenti, di ordinare ad un fornitore di servizi on-line di comunicare l’identità di un utente il cui conto sarebbe stato utilizzato per una presunta violazione, purché tale titolare abbia già denunciato la violazione di un marchio, di diritti d'autore o di diritti simili e le informazioni in questione siano utili per tutelare tali diritti. Queste misure devono essere applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli per il commercio elettronico e per principi fondamentali quali la libertà di espressione, l’equo trattamento e la privacy, conformemente alla normativa degli Stati aderenti. (G.M.)
Accordo ACTA.pdf

 

 

Coordinatore:
Avv. Gianluca Morretta

Corte di Giustizia e registrazione di domini “.eu”

Il 7 dicembre 2005 è stata avviata la registrazione dei nomi di dominio “.eu” disciplinata dal regolamento (CE) n. 874/2004 che ha ribadito il principio comune in materia «primo arrivato, primo servito» a mente del quale il primo a richiedere la registrazione ha diritto di precedenza. Il principio generale è stato tuttavia temperato dalla previsione di un trattamento preferenziale a favore dei diritti preesistenti. Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.

Nelle intenzioni del legislatore comunitario il dominio di primo livello “.eu”  dovrebbe garantire al mercato interno maggiore visibilità nell’ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet, offrendo un nesso chiaramente identificabile con la Comunità e consentendo inoltre alle imprese, alle organizzazioni ed alle persone fisiche comunitarie di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.
Di conseguenza il regolamento esige, quale condizione essenziale per poter registrare un nome di dominio “.eu”, un legame con la Comunità europea che può esser costituito, per le imprese, dall’aver stabilito la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea o, per le persone fisiche, nell’essere residenti all’interno del territorio medesimo.
Il regolamento (CE) 874/2004 ha stabilito, inoltre, una procedura di registrazione per fasi, in modo tale da riservare ai titolari di diritti preesistenti un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi. A partire dal 7 dicembre 2005, infatti, per un periodo di quattro mesi (c.d. periodo «sunrise») solo i titolari di diritti preesistenti erano abilitati alla registrazione sotto il dominio “.eu”.
In considerazione del fatto che tale trattamento privilegiato è stato esteso anche ai licenziatari di diritti preesistenti, la Cour d’Appel di Bruxelles ha chiesto alla Corte di Giustizia di definire la nozione di “licenziatario” che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 874/2004, aveva il diritto di chiedere la registrazione per il dominio “.eu” durante il periodo “sunrise”.
La Corte, dopo aver chiarito che il termine “licenziatario” non trova definizione nel diritto comunitario, ribadisce la propria costante giurisprudenza secondo la quale l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione esige che i termini di una disposizione comunitaria, priva di espresso richiamo al diritto degli Stati membri, debbano essere interpretati in modo uniforme in tutta l’Unione. Tale interpretazione deve essere effettuata tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa.
In considerazione delle finalità del dominio di primo livello “.eu”, creato per accrescere la visibilità del mercato interno nell’ambito del centro di scambi commerciali basato su Internet, la Corte di Giustizia ha chiarito che i licenziatari di diritti preesistenti devono soddisfare il criterio della presenza nel territorio dell’Unione e, al contempo, disporre al posto del titolare, perlomeno parzialmente o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.
Contrasterebbe difatti con gli obiettivi predetti il consentire al titolare di un marchio, che non soddisfi il criterio di presenza sul territorio dell’Unione, di ottenere la registrazione di un nome di dominio”.eu” attraverso una persona fisica o giuridica che soddisfa il criterio di presenza nella Comunità ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, del diritto oggetto della licenza.
Nel caso di specie la società americana Walsh Optical, poco prima dell’inizio del periodo «sunrise», aveva fatto registrare il marchio Benelux «Lensworld» ed aveva concluso un accordo, definito impropriamente «contratto di licenza», con la Bureau Gevers, una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale. Il contratto aveva in realtà il solo scopo di far effettuare la registrazione del nome “Lensworld.eu” a nome della società belga ma per conto della Walsh Optical, in modo tale che la società americana, naturalmente esclusa dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria, potesse tuttavia beneficiare del trattamento privilegiato (periodo “sunrise”) riservato dal regolamento (CE) n. 874/2004 ai titolari o licenziatari di diritti preesistenti stabiliti nella Comunità.
La Corte osserva che, mediante la concessione di una licenza, il titolare di un marchio concede al licenziatario, nei limiti definiti dalle clausole del contratto di licenza, il diritto di usare tale marchio a fini commerciali, garantendo in tal modo ai consumatori la provenienza del prodotto interessato.

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione del regolamento la Corte chiarisce le differenze tra un contratto di servizi e un contratto di licenza: mentre la nozione di servizi implica che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo, il contratto di licenza, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo, non comporta siffatta attività.
Pertanto l’accordo con cui una parte si impegna a  depositare una domanda e ad ottenere la registrazione per un nome di dominio”.eu”, sebbene definito “contratto di licenza”, si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza. E ciò soprattutto quando tale contratto non accordi alla parte definita «licenziatario» il diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente al nome di dominio.
Di conseguenza, la parte che abbia il compito di registrare un nome di dominio”.eu” per conto del titolare di un marchio, senza poter utilizzare tale marchio a fini commerciali, non può essere qualificata come “licenziatario” ai sensi del regolamento 874/2004.
Leggi la sentenza

Marchio: riforma direttiva e del regolamento comunitario?

Come noto, in Europa le registrazioni nazionali dei marchi, riconosciute a livello comunitario dalla Direttiva 2008/95/CE, coesistono con la registrazione comunitaria, di cui al Regolamento 207/2009, che assicura la protezione in tutti i Paesi dell’Unione.

Con i testi presentati al Parlamento Europeo lo scorso 27 marzo, la Commissione propone di modernizzare l’attuale sistema agevolando la registrazione dei marchi comunitari ed armonizzando ulteriormente quella dei marchi nazionali, anche in termini di costi e di procedure.
Le novità sono di varia natura.

Quanto al marchio comunitario, merita di essere segnalata la sostituzione del requisito della rappresentazione grafica del marchio con quello, più generale, della rappresentazione idonea ad identificare l’oggetto della registrazione (art. 4: “segni atti a costituire un marchio europeo”), così spianando la strada ai marchi non tradizionali e in primo luogo ai suoni. La frammentazione del sistema di tassazione (Regolamento della Commissione 2869/95) per singole classi con un immediato risparmio rispetto al sistema attuale che impone la registrazione del marchio quanto meno per tre classi. Infine, l’estensione della contraffazione anche alle merci in transito nel territorio dell’Unione, così superando il problema della prova dell’effettiva destinazione dei prodotti al mercato europeo, bastando a consentire la tutela del marchio un generale giudizio prognostico in tal senso.

Per quanto attiene ai marchi nazionali, la proposta di Direttiva impone a tutti gli Stati Membri di adottare procedure amministrative di opposizione evitando che, come oggi avviene, nei Paesi in cui tali procedure non esistono, sia inevitabile il ricorso alle azioni giudiziarie.
Insomma, nel complesso una riforma positiva che passa ora alla fase di discussione e di approvazione parlamentare che prevedibilmente richiederà un anno di lavoro.

"Oscar": volgarizzazione, decadenza e nullità del marchio

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 23 dicembre 2011, ha stabilito che l’uso estensivo (“diffuso, intenso e prolungato”) del termine “Oscar” ha fatto sì che lo stesso abbia assunto nella lingua italiana il significato generico di “primo premio di una manifestazione” determinando la volgarizzazione del relativo marchio. Se negli intenti di chi la utilizza la parola “Oscar” può ancora implicare un paragone con il premio cinematografico, lo stesso non avviene più nella mente del vasto (e meno informato) pubblico che lo percepisce, essendo trascorso ormai quasi un secolo dalla prima edizione dell’Oscar cinematografico il quale, sebbene tuttora rinomato, può solo essere considerato un Oscar tra i tanti. In conclusione, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano “Oscar” n. 988.918 (risalente al 1982) e la nullità per originario difetto di carattere distintivo del più recente (2002) marchio comunitario “Oscar” n. 293.1038, entrambi di titolarità della Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2011

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