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Modifiche al Codice di Proprietà Industriale: tutela più forte ai marchi rinomati

di Luca Egitto e Nicola Berardi

Il 23 marzo 2019 entrerà in vigore il D.Lgs. 15/2019 che recepisce la Direttiva UE 2015/2436 e apporta modifiche sia sostanziali sia processuali al Codice di Proprietà Industriale.

Tra le correzioni più rilevanti, il nuovo art. 20 CPI prevede il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

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Corte UE: nessun impedimento per la registrazione della celebre suola rossa come marchio

L’impedimento assoluto di cui all’art. 3, Direttiva 2008/95, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non è applicabile quando il segno consiste in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto poiché, se è pur vero che la forma del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere che il segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.

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Contraffazione online: competenti sia lo Stato di registrazione sia lo Stato dove è stabilito l’inserzionista

Di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista”.

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Accertamento negativo di contraffazione di brevetto: il mero distributore non è legittimato passivo

La mera qualità rivestita da detta convenuta di mero distributore […] non può costituire valido fondamento dell’evocazione in giudizio di tale soggetto, estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto in questione sia quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo che quale eventuale soggetto attivo della speculare azione di contraffazione”.

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Uso di beni contraffatti come arredamento interno: per l’illecito serve il fine commerciale

“Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche latu sensu commerciali [deve] pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Nel caso di specie le poltrone […] sono state fornite per l’arredamento interno […] e non per lo svolgimento di attività professionali aventi un nesso funzionale con il suo oggetto sociale”.

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Cassazione Civile: il marchio registrato anteriore non sempre prevale sull’identico nome a dominio

Con sentenza n. 20189 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi”. Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal titolare di un marchio registrato anteriormente rispetto all’identico nome a dominio di un’altra società, posto che le due imprese operavano in settori differenti.

Richiamando un precedente del 2009, la Corte ha affermato che l’apprezzamento sulla confondibilità va condotto non solo in relazione ai segni, ma anche all’identità o somiglianza dei prodotti / servizi, sulla base quanto meno della loro affinità, salvo il caso di marchio rinomato. Pertanto, in ragione del principio di unitarietà dei segni distintivi, se non sussiste identità o somiglianza tra i prodotti / servizi commercializzati da due imprese, la titolare del marchio registrato anteriore non notorio non può impedire all’altra di utilizzare l’identico marchio come nome a dominio.

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La contraffazione dei prodotti alimentari vede anche R&P Legal in prima linea

La contraffazione alimentare dei prodotti Made in Italy dal 2007 ad oggi è cresciuta quasi del 250%, secondo i dati diffusi da Coldiretti. Un fenomeno che oggi viene contrastato con un approccio sempre più "globalizzato". Su questo tema è stato pubblicato un interessante articolo su Italia Oggi, ricco di contributi a firma di alcuni dei legali più attivi in Italia su questo tema, compreso il nostro Giuseppe Vaciago. 

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Confusione o contraffazione: penale o civile

 

Cassazione penale, sezione II, 26/6/2014, n. 28922

La Cassazione penale è recentemente ritornata su un tema che, a dispetto di alcune precedenti pronunce di legittimità, non appare ancora del tutto ben delineato nei sui principali tratti distintivi.

 Il caso riguarda un imprenditore genovese il quale, a parere del Tribunale prima e della Corte d‘Appello poi, aveva introdotto in Italia 14.800 borse e 9.240 portafogli con marchio contraffatto “Gucci” realizzando così il reato di cui all’art. 474 c.p. che punisce “chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati”.

 L’imputato, va chiarito, era altresì titolare del marchio “GB Dood By” registrato all’ufficio brevetti e marchi a seguito di domanda presentata nel 2007 (in epoca successiva all’importazione dei prodotti) e pertanto, nell’ottica della difesa, il marchio oggetto reato – che invero non recava affatto la scritta “Gucci” – sarebbe stato riferibile esclusivamente a quello regolarmente registrato dall’imprenditore genovese.

 Tuttavia, secondo i giudici di primo e secondo grado, quanto appena detto (e, quindi, la esistenza di un secondo e successivo marchio) sarebbe stata del tutto irrilevante in quanto l’unico – e decisivo - elemento da prendere in considerazione ai fini della individuazione del reato contestato, sarebbe stata la mera e palese similarità dei due marchi in discussione.

 Ebbene, a seguito del ricorso dell’imputato, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni differenti e, analizzando la questione da un diverso punto di vista, ha annullato la sentenza d’Appello.

 A parere della Suprema Corte, infatti, occorre avere riguardo agli elementi caratterizzanti l’art. 474 c.p. ed al concetto di “materiale contraffazione” ovvero la realizzazione di altro marchio dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale; la confusione tra marchi, pertanto, si atteggia come uno degli elementi da cui dedurre la avvenuta contraffazione, ma tale elemento, di per sè, non è sufficiente a costituire il reato; in tale ultimo caso, però, la tutela della vittima è comunque garantita in sede civile dall’art. 2598, n.1, c.c.  (atti di concorrenza sleale) che infatti richiede, come condizione necessaria e sufficiente, quella in cui si usino nomi e segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri o che imitino servilmente prodotti altrui.

In altre parole, secondo la Corte, la contraffazione ex art. 474 c.p. non coincide con quelle integranti l’illecito civilistico della concorrenza sleale ex art. 2598, n.1, c.c., conseguentemente ragionare in termini differenti, come invece hanno fatto i giudici di secondo grado là ove hanno perfettamente “sovrapposto” le due norme citate, costituisce un’errata applicazione della legge.

 Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso stabilendo che, ai fini del decidere, sarebbe stato necessario accertare – in presenza di un marchio registrato in capo all’imputato – che quelli apposti sui prodotti oggetto di procedimento fossero la contraffazione di quello “Gucci” e non una mera espressione di quello registrato, per quanto idoneo a determinare confusione; la fattispecie in esame, in definitiva, è certamente idonea ad integrare l’illecito – civile – della concorrenza sleale, ma non è caratterizzata da tutti gli ulteriori elementi necessari per integrare il diverso illecito – penale – concernente la contraffazione del marchio.

 Sulla base di ciò, pertanto, la sentenza d’Appello è stata annullata e nel contempo la Cassazione ha colto l’occasione per meglio specificare la “cornice” entro cui opera, da una parte, la contraffazione ex art. 474 c.p. e, dall’altra, la sleale confusione tra i marchi ex art. 2598 c.c.

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