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Il Tribunale di Venezia sul carattere distintivo del marchio

La pronuncia in esame è del Tribunale di Venezia in un giudizio concernente l’uso del marchio “Dolce Vita” instaurato dal titolare di un diritto anteriore (esercente attività alberghiera), contro una società (anch’essa operante nel settore alberghiero) alla quale è stato contestato l’utilizzo della suddetta denominazione nella ragione sociale, come marchio, come nome a dominio e come key words nei motori di ricerca, in combinazione con denominazioni come “hotel” e “Italy”.


La sentenza del Tribunale di Venezia offre spunti interessanti e utili nella determinazione dei criteri di valutazione della capacità distintiva e della sussistenza di interferenza di un marchio con un segno anteriore debole.
Sul tema della distintività il Tribunale di Venezia torna sul ricorrente tema dell’eccezione di carenza di capacità distintiva proposta sulla base della contemporanea esistenza sul mercato di un elevato numero di marchi, registrati e non, identici a quello azionato e utilizzati per prodotti identici o analoghi a quelli dell’attore. Anche nel caso in esame la società convenuta aveva eccepito la carenza di capacità distintiva del marchio azionato, sostenendo che la massiccia presenza di marchi “Dolce Vita”, utilizzati per prodotti e servizi simili a quelli offerti dall’attrice, privasse il marchio di quest’ultima della capacità distintiva.

Il Tribunale di Venezia ha respinto l’eccezione precisando che “il requisito della distintività del marchio deve valutarsi in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, atte ad associare il prodotto o il servizio alla sua origine imprenditoriale. In tal senso, al fine di verificare la sussistenza del requisito della distintività del marchio non rileva, in prima battuta, il fatto che sul mercato esistano segni distintivi consimili e, quindi, l’affermato affollamento del settore di riferimento che utilizza da tempo il sintagma “Dolce Vita” per indicare prodotti o servizi analoghi a quelli per i quali i marchi attorei sono stati registrati, risolvendosi la questione della compresenza di più segni distintivi simili nella problematica inerente al requisito della novità del segno di cui si è già detto, ben potendo i marchi coesistenti avere tutti carattere distintivo e, purtuttavia, dovendosi confrontare tra di loro sotto il diverso requisito previsto dall’art. 12 cpi.  Ciò premesso si deve ritenere, in adesione alla giurisprudenza comunitaria, che il marchio sia privo del requisito della distintività quando non sia percepito dal pubblico di riferimento come segno che contraddistingua la provenienza del prodotto o del servizio.”

L’eccezione di carenza di capacità distintiva proposta dalla convenuta si fondava altresì sulla pretesa descrittività della denominazione “Dolce Vita”.  Il Tribunale di Venezia, pur ammettendo la scarsa forza distintiva del suddetto marchio, ha tuttavia respinto l’argomentazione della convenuta sostenendo che i marchi “Dolce Vita” della società attrice “non descrivono il reso, ma evocano, come già affermato da questo Tribunale in altre occasioni, un modus vivendi innervato da una condizione di leggerezza” e che il sintagma “Dolce Vita” non necessariamente è meramente descrittivo dei servizi turistico-alberghieri” ed è “una espressione autonoma che in sé non ha alcuna aderenza concettuale con l’esercizio alberghiero”.

Infine, il Tribunale di Venezia ha valutato l’interferenza tra i marchi della convenuta (identici nel nucleo centrale “Dolce Vita” a quelli dell’attrice e difformi solo per la presenza di suffissi o prefissi meramente descrittivi) con quelli dell’attrice tenendo conto della qualificazione di questi come marchi deboli.  

Il giudice veneziano, nell’effettuare la suddetta valutazione, ha affermato, conformemente all’approccio largamente condiviso in giurisprudenza, che a “a fronte di un marchio di un marchio debole, anche lievi differenziazioni del segno distintivo messo a confronto escluderebbero la contraffazione, considerata l’attenuata capacità distintiva del marchio stesso” precisando tuttavia che tale esame comparativo vada fatto esaminando attentamente gli elementi di differenziazione apportati al segno concorrente, al fine di accertare che questi “abbiano a loro volta rilievo distintivo”.  Il tribunale veneziano, ribadendo che “anche le mutazioni apportate al segno messo a confronto dovranno a loro volta essere idonee ad attribuire distintività al segno”, ha sottolineato che “non può affermarsi in termini meccanicistici che qualsiasi lieve differenziazione escluda la contraffazione, ai sensi dell’art. 20  b) cpi, essendo rilevanti solo le modifiche, seppure lievi, che siano avvertibili nella collettività dei consumatori e tali da far ritenere che esse segno non sia associabile con il marchio registrato”.
Concordemente, escludendo che l’aggiunta della denominazione “Hotels&Resorts” al segno “Dolce Vita” avesse qualsiasi rilievo distintivo, il Tribunale di Venezia ha accertato la contraffazione del marchio azionato.

Luca Egitto

Esperto in proprietà intellettuale ed industriale, IT, privacy, diritto commerciale e societario in particolare nell’industria dell’intrattenimento, dello sport e del commercio elettronico.

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