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Corte di Giustizia e registrazione di domini “.eu”

Il 7 dicembre 2005 è stata avviata la registrazione dei nomi di dominio “.eu” disciplinata dal regolamento (CE) n. 874/2004 che ha ribadito il principio comune in materia «primo arrivato, primo servito» a mente del quale il primo a richiedere la registrazione ha diritto di precedenza. Il principio generale è stato tuttavia temperato dalla previsione di un trattamento preferenziale a favore dei diritti preesistenti. Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.

Nelle intenzioni del legislatore comunitario il dominio di primo livello “.eu”  dovrebbe garantire al mercato interno maggiore visibilità nell’ambito del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet, offrendo un nesso chiaramente identificabile con la Comunità e consentendo inoltre alle imprese, alle organizzazioni ed alle persone fisiche comunitarie di registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale nesso.
Di conseguenza il regolamento esige, quale condizione essenziale per poter registrare un nome di dominio “.eu”, un legame con la Comunità europea che può esser costituito, per le imprese, dall’aver stabilito la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio della Comunità europea o, per le persone fisiche, nell’essere residenti all’interno del territorio medesimo.
Il regolamento (CE) 874/2004 ha stabilito, inoltre, una procedura di registrazione per fasi, in modo tale da riservare ai titolari di diritti preesistenti un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi. A partire dal 7 dicembre 2005, infatti, per un periodo di quattro mesi (c.d. periodo «sunrise») solo i titolari di diritti preesistenti erano abilitati alla registrazione sotto il dominio “.eu”.
In considerazione del fatto che tale trattamento privilegiato è stato esteso anche ai licenziatari di diritti preesistenti, la Cour d’Appel di Bruxelles ha chiesto alla Corte di Giustizia di definire la nozione di “licenziatario” che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 874/2004, aveva il diritto di chiedere la registrazione per il dominio “.eu” durante il periodo “sunrise”.
La Corte, dopo aver chiarito che il termine “licenziatario” non trova definizione nel diritto comunitario, ribadisce la propria costante giurisprudenza secondo la quale l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione esige che i termini di una disposizione comunitaria, priva di espresso richiamo al diritto degli Stati membri, debbano essere interpretati in modo uniforme in tutta l’Unione. Tale interpretazione deve essere effettuata tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa.
In considerazione delle finalità del dominio di primo livello “.eu”, creato per accrescere la visibilità del mercato interno nell’ambito del centro di scambi commerciali basato su Internet, la Corte di Giustizia ha chiarito che i licenziatari di diritti preesistenti devono soddisfare il criterio della presenza nel territorio dell’Unione e, al contempo, disporre al posto del titolare, perlomeno parzialmente o temporaneamente, del diritto preesistente interessato.
Contrasterebbe difatti con gli obiettivi predetti il consentire al titolare di un marchio, che non soddisfi il criterio di presenza sul territorio dell’Unione, di ottenere la registrazione di un nome di dominio”.eu” attraverso una persona fisica o giuridica che soddisfa il criterio di presenza nella Comunità ma non dispone, anche solo parzialmente o temporaneamente, del diritto oggetto della licenza.
Nel caso di specie la società americana Walsh Optical, poco prima dell’inizio del periodo «sunrise», aveva fatto registrare il marchio Benelux «Lensworld» ed aveva concluso un accordo, definito impropriamente «contratto di licenza», con la Bureau Gevers, una società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale. Il contratto aveva in realtà il solo scopo di far effettuare la registrazione del nome “Lensworld.eu” a nome della società belga ma per conto della Walsh Optical, in modo tale che la società americana, naturalmente esclusa dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria, potesse tuttavia beneficiare del trattamento privilegiato (periodo “sunrise”) riservato dal regolamento (CE) n. 874/2004 ai titolari o licenziatari di diritti preesistenti stabiliti nella Comunità.
La Corte osserva che, mediante la concessione di una licenza, il titolare di un marchio concede al licenziatario, nei limiti definiti dalle clausole del contratto di licenza, il diritto di usare tale marchio a fini commerciali, garantendo in tal modo ai consumatori la provenienza del prodotto interessato.

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione del regolamento la Corte chiarisce le differenze tra un contratto di servizi e un contratto di licenza: mentre la nozione di servizi implica che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo, il contratto di licenza, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo, non comporta siffatta attività.
Pertanto l’accordo con cui una parte si impegna a  depositare una domanda e ad ottenere la registrazione per un nome di dominio”.eu”, sebbene definito “contratto di licenza”, si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza. E ciò soprattutto quando tale contratto non accordi alla parte definita «licenziatario» il diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente al nome di dominio.
Di conseguenza, la parte che abbia il compito di registrare un nome di dominio”.eu” per conto del titolare di un marchio, senza poter utilizzare tale marchio a fini commerciali, non può essere qualificata come “licenziatario” ai sensi del regolamento 874/2004.
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Gianluca Morretta

Avvocato esperto nella tutela della proprietà intellettuale ed industriale, nella consulenza strategica volta al l’avvio e allo sviluppo di specifici progetti scientifici ed alla migliore valorizzazione dei risultati della ricerca.

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