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Marchi e ideogrammi: possibili conflitti

 

Marchi e ideogrammi: questioni relative al conflitto tra marchi costituiti da caratteri latini e marchi costituiti da ideogrammi

Non è un mistero che gli interscambi commerciali tra i Paesi occidentali e la Cina siano in costante fermento. Il che rileva, oltre che da un punto di vista strettamente economico, anche sotto il profilo della tutela dei marchi. Se da una parte, infatti, le aziende occidentali ormai da tempo lottano per tutelare i propri marchi in Cina, dall’altra si sta sviluppando il fenomeno opposto, ovvero quello di imprenditori cinesi che intendono registrare nei Paesi occidentali marchi consistenti in ideogrammi. In entrambi i casi, uno degli aspetti più problematici consiste nell’abissale differenza tra i caratteri c.d. “latini” e gli ideogrammi cinesi, che risultano del tutto incomprensibili alla stragrande maggioranza dei consumatori occidentali.
A fungere da spunto per questa riflessione è una recente decisione dell’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) che ha riguardato la registrabilità come marchio di due ideogrammi cinesi (“路 虎”) di cui la società China Depend Ltd. ha domandato la registrazione per prodotti delle classi 18 (“articoli in cuoio, valigie, ombrelli, ecc…”) e 25 (“abbigliamento, scarpe, ecc…”). Sebbene il loro significato letterale sia “strada” e “tigre”, tali ideogrammi corrispondono al marchio “LAND ROVER” utilizzato da Jaguar Land Rover Ltd. in Cina. Quest’ultima si è quindi opposta a tale domanda di marchio, sostenendo l’esistenza di un rischio di confusione con il proprio marchio “Land Rover”, registrato anche per le classi 18 e 25.
L’opposizione di Land Rover è stata tuttavia respinta. L’UIBM ha infatti considerato i predetti ideogrammi come marchio figurativo e non, invece, come marchio denominativo. I marchi sono stati quindi ritenuti tra loro profondamente diversi dal punto di vista visivo ed è stato così escluso il rischio di confusione. L’UIBM non ha invece compiuto alcun confronto fonetico o concettuale tra tali marchi. Ciò in quanto la decisione dell’UIBM è basata sul presupposto che il consumatore medio italiano, non comprendendo il significato degli ideogrammi, non può né compiere un confronto fonetico o concettuale tra tali marchi, né associare gli ideogrammi con cui Land Rover è conosciuta in Cina ai suoi marchi italiani “LAND ROVER”. A nulla è valso il tentativo da parte della casa automobilistica inglese di evidenziare la massiccia presenza di immigrati cinesi sul suolo italiano (lo 0,34% dei residenti in Italia). L’UIBM ha infatti giudicato “fuorviante” tale argomentazione, ritenendo che, in ogni caso, il pubblico di riferimento è costituito da consumatori italiani che non comprendono la lingua cinese.
Un simile metro di giudizio è stato altresì adoperato dalla Cour d’Appel de Versailles in una decisione dell’aprile 2014. La questione ha riguardato la registrabilità come marchio degli ideogrammi  “拉 菲 莱 斯” per bevande alcoliche (translitterato “Lafiness”). La famosa azienda vinicola  Les Domaines Barons De Rothschild - Lafite si è infatti opposta alla registrazione di tale marchio sostenendo che questo fosse confondibile con un suo precedente marchio registrato in Francia per bevande alcoliche, costituito dai seguenti ideogrammi: “拉 菲 销 售” (translitterato “Lafite Distribution”).
Anche in questo caso, i marchi costituiti da ideogrammi sono stati considerati marchi figurativi e non invece marchi denominativi. Al pari dell’UIBM, infatti, la Cour d’Appel de Versailles ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il consumatore medio francese che non ha alcuna familiarità con la lingua cinese. Pertanto, il confronto tra i marchi in esame ha avuto ad oggetto esclusivamente le loro caratteristiche grafiche, ma non anche quelle fonetiche e concettuali, essendo queste ultime non intellegibili al consumatore francese medio.
Pertanto, sulla base del solo confronto visivo, i due marchi sono stati considerati confondibili, data la coincidenza dei primi due dei quattro ideogrammi da cui sono costituiti (“拉 菲”). L’opposizione di Les Domaines Barons De Rothschild – Lafite è stata dunque accolta.
Queste le due più recenti decisioni europee in materia. Ma quale protezione viene invece concessa in Cina a marchi registrati esclusivamente in caratteri “latini”?
Due recenti decisioni lasciano ben sperare in un cambiamento di rotta delle autorità cinesi, un tempo non molto propense a tutelare i marchi delle società occidentali.
Un primo caso, riguarda il marchio “AUSONE” di cui è titolare Chateau Ausone, famosa azienda vinicola francese ben conosciuta in Cina. Ebbene, uno spregiudicato imprenditore locale, ha registrato la translitterazione in ideogrammi del marchio “AUSONE”, nella consapevolezza che tale marchio fosse stato registrato solo in caratteri latini. Su iniziativa di Chateau Ausone, l’Ufficio Marchi e Brevetti Cinese (CTO) ha tuttavia cancellato la registrazione del marchio “AUSONE” in ideogrammi, ritenendo che questa fosse stata effettuata in mala fede, proprio al fine di appropriarsi di detto marchio in Cina. A tale decisione ha contribuito anche la dubbia fama dell’imprenditore cinese che, oltre ad aver domandato la registrazione del marchio “AUSONE”, aveva registrato più di duecento marchi contenenti la parola “Chateau” in ideogrammi.
Un altro importante precedente ha poi riguardato il marchio “HERMES”, che la famosa casa di moda francese ha registrato in Cina sia in ideogrammi (per “abbigliamento, scarpe e cappelli”) che in caratteri “latini” (per “calze, sciarpe, guanti e abbigliamento”). Nel 2005, un imprenditore locale ha registrato in ideogrammi il marchio “GEORGE HERMES” per “cappelli, corredi per neonati, costumi da bagno, abbigliamento, calze, guanti, cravatte, corsetti e impermeabili”. Hermes si è dunque opposta alla registrazione del marchio “GEORGE HERMES”. Una prima decisione del CTO ha rigettato la domanda di marchio “GEORGE HERMES” limitatamente ad “abbigliamento, scarpe e cappelli”, ovverosia i prodotti designati nelle registrazione Hermes in ideogrammi, tuttavia concedendo la registrazione di tale marchio per gli altri prodotti (“corredi per neonati, costumi da bagno, calze, guanti, cravatte, corsetti e impermeabili”) in quanto non compresi nelle registrazioni Hermes in ideogrammi. Hermes ha appellato tale provvedimento e, nel febbraio 2013, il TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) ha annullato la precedente decisione del CTO e invalidato la registrazione del marchio “GEORGE HERMES” per tutti i prodotti. Secondo il TRAB, infatti, il consumatore cinese associa facilmente i marchi Hermes in ideogrammi a quelli in caratteri latini, cosicché, nonostante i primi non designino tutti i prodotti rivendicati dal marchio “GEORGE HERMES”, la designazione di tali prodotti da parte dei secondi (HERMES in caratteri latini) è idonea a determinare il rigetto della domanda di marchio “GEORGE HERMES” per tutti i prodotti per cui è stata richiesta.
Queste ultime decisioni costituiscono sicuramente una buona notizia per gli imprenditori occidentali interessati a commerciare i propri prodotti in Cina. Il che, tuttavia, non deve far abbassare la guardia, posto che si possono rinvenire moltissime decisioni in senso opposto. Tanto che, proprio per il timore di una decisione sfavorevole, nel 2012 la Apple ha pagato circa 60 milioni di dollari ad uno scaltro imprenditore cinese che aveva registrato il marchio “Ipad” prima dell’azienda di Cupertino.
Il che ci porta a concludere che è buona norma, prima ancora di iniziare un determinato commercio in Cina, registrare i propri marchi anche in ideogrammi. Senza contare che, alla luce delle citate decisioni italiane e francesi, potrebbe essere saggio altresì registrare il proprio marchio in ideogrammi anche nei Paesi occidentali, per evitare fenomeni di accaparramento come quello che ha riguardato il marchio “LAND ROVER”.

Federico Paesan

Esperto nei settori del diritto della proprietà industriale, del diritto della proprietà intellettuale e del diritto delle nuove tecnologie.

Website: www.replegal.it/it/cerca-i-professionisti/233-federico-paesan.html

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