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Corte UE: nessun impedimento per la registrazione della celebre suola rossa come marchio

L’impedimento assoluto di cui all’art. 3, Direttiva 2008/95, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non è applicabile quando il segno consiste in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto poiché, se è pur vero che la forma del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere che il segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.

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Contraffazione online: competenti sia lo Stato di registrazione sia lo Stato dove è stabilito l’inserzionista

Di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista”.

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La nullità del marchio non è rilevabile d’ufficio

In ragione della presunzione semplice di validità dell’avvenuta registrazione del marchio in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il giudice non può rilevarne d’ufficio la nullità, conservando peraltro, nei casi previsti dall’art. 122, comma 1, cod. propr. ind., la facoltà di sollecitare il pubblico ministero per le sue autonome determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione”.

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Tribunale UE: il rischio futuro non ipotetico di parassitismo consente di opporsi alla domanda di registrazione di un marchio

È possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all’opponente non occorra invocare un altro elemento fattuale a tal fine, né dimostrare l’esistenza di tale elemento”, e ciò anche quando gli elementi che consentano di dedurre il rischio di parassitismo derivino da un uso del marchio al di fuori dell’Unione Europea, in quanto “il principio di territorialità nel diritto dei marchi non esclude in alcun modo la considerazione di atti di uso del marchio richiesto al di fuori dell’Unione europea per basare una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale del marchio richiesto nell’Unione, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio che venga indebitamente tratto un vantaggio, nell’Unione, dalla notorietà di un marchio dell’Unione europea anteriore”.

Sulla base di tali principi di diritto, il Tribunale UE ha accolto il ricorso della multinazionale di Atlanta avverso la domanda di registrazione del marchio “Master”, utilizzato in Siria e Medio Oriente e graficamente simile al celebre marchio Coca-Cola, poiché la domanda di registrazione rendeva logicamente prevedibile che il richiedente avesse intenzione di commercializzare i propri prodotti all’interno dell’Unione.

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Cassazione Civile: il marchio registrato anteriore non sempre prevale sull’identico nome a dominio

Con sentenza n. 20189 del 18/08/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità dei prodotti o servizi”. Il giudizio di legittimità era stato instaurato dal titolare di un marchio registrato anteriormente rispetto all’identico nome a dominio di un’altra società, posto che le due imprese operavano in settori differenti.

Richiamando un precedente del 2009, la Corte ha affermato che l’apprezzamento sulla confondibilità va condotto non solo in relazione ai segni, ma anche all’identità o somiglianza dei prodotti / servizi, sulla base quanto meno della loro affinità, salvo il caso di marchio rinomato. Pertanto, in ragione del principio di unitarietà dei segni distintivi, se non sussiste identità o somiglianza tra i prodotti / servizi commercializzati da due imprese, la titolare del marchio registrato anteriore non notorio non può impedire all’altra di utilizzare l’identico marchio come nome a dominio.

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Marchi storici e decadenza per non uso: l’ultimo capitolo della saga Lambretta

Il caso vuole che, nel vigore del bando ministeriale per l’attribuzione di fondi ai titolari di marchi storici, cioè depositati prima del 1967, la Corte di Cassazione abbia sancito la decadenza per non uso del marchio italiano “Lambretta” di Scoteers India Ltd. Per la Suprema Corte, infatti, anche se il marchio “Lambretta” è tutt’ora notorio presso il pubblico, il suo mancato utilizzo per un determinato periodo di tempo è comunque sufficiente a decretarne la decadenza. La decisione si innesta nel braccio di ferro tra Scooters India Ltd. - che negli anni ’70 acquistò da Innocenti il ramo d’azienda dello storico scooter - e Brandconcern BV, che ha registrato nuovi marchi “Lambretta” e sta cercando, a colpi di azioni giudiziarie anche in sede europea (in questo caso fallite), di ottenere un’esclusiva di utilizzo del segno “Lambretta”.

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La nullità del marchio “Toscoro” per indebita evocazione dell’IGP “Toscano”

Recentemente, il Tribunale UE di I grado ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la nullità del marchio “Toscoro”, registrato per prodotti alimentari ed in particolare per olio di oliva. Il procedimento amministrativo, instaurato dal “Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP”, si era infatti concluso con l’annullamento parziale del marchio “Toscoro” sul presupposto che costituisse un’indebita evocazione dell’IGP “Toscano”. Il Tribunale, condividendo le valutazioni dell’EUIPO, ha affermato che la forte somiglianza sul piano visivo e fonetico tra i segni “Toscoro” e “Toscano” sia tale da indurre il consumatore a ritenere erroneamente il prodotto contraddistinto dal marchio “Toscoro” come facente parte della famiglia dell’IGP “Toscano”.

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La Corte di Giustizia si esprime sull’estensione della tutela del marchio durante i primi cinque anni successivi alla sua registrazione

Lo scorso 21 dicembre la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che durante i cinque anni successivi alla registrazione di un marchio europeo i diritti di esclusiva del suo titolare si estendono a tutti i prodotti/servizi per cui il marchio è registrato e non solo a quelli per cui il marchio è anche utilizzato. Ciò in quanto, nel corso di tale quinquennio, il titolare di un marchio che ne contesti la contraffazione ad un terzo non sarà in nessun caso onerato di dimostrare l’utilizzo del suo marchio per i prodotti/servizi per cui questo è registrato. Infatti, solo successivamente a tale quinquennio, il presunto contraffattore potrà eccepire il non uso del marchio anteriore per tutti o alcuni dei prodotti/servizi per cui il marchio è registrato al fine di ottenerne la nullità totale o parziale.  

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Marchi e pubblicità on-line: il caso “Mercedes Benz”

Con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto non responsabile della contraffazione del marchio Mercedes Benz un’officina meccanica che, dopo aver cessato ogni rapporto con la casa automobilistica tedesca, aveva chiesto ad un sito internet di eliminare un annuncio dove la propria denominazione sociale risultava abbinata al marchio Mercedes Benz. Secondo la Corte, infatti, l’art. 5 della direttiva 2008/95 - che individua i diritti conferiti dal marchio al suo titolare - non si applica qualora l’inserzionista abbia espressamente richiesto al gestore del sito presso il quale l’annuncio è pubblicato di cancellarlo e il gestore si sia astenuto dall’attuare tale richiesta. La Corte ha quindi affermato che, in tali casi, il titolare del marchio deve agire contro il gestore del sito internet.

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Personaggio di fantasia: la registrazione come marchio non sempre conferisce un’esclusiva

La registrazione di un personaggio di fantasia come marchio non preclude lo svolgimento di attività di merchandising da parte di altri soggetti che non vantano diritti di sfruttamento sul marchio.

È quanto ha stabilito, con una recente sentenza, il Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, argomentando che quando il personaggio di fantasia è caduto in pubblico dominio, essendo scaduti i diritti d’autore, i diritti di sfruttamento del relativo marchio non possono coprire il personaggio di fantasia in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Il marchio, cioè, copre solo l’immagine registrata e solo nelle sue parti distintive, che aggiungono elementi grafici ulteriori.

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