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Pubblico di riferimento e similarità tra marchi: Volvo/Solvo

La Corte Generale dell’Unione Europea ha recentemente emesso una sentenza di sicuro rilievo per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione tra marchi ai sensi dell’art. 8.1(b) del Regolamento Europeo sul marchio comunitario (n. 207/2009).

Tale sentenza ha infatti affermato il principio, in verità non del tutto nuovo[1], per cui i diversi fattori in base ai quali viene valutata la somiglianza tra marchi (somiglianza visiva, fonetica e concettuale) possano assumere un diverso peso a seconda del pubblico di riferimento.

Prima di esaminare la sentenza in commento è però necessario ripercorrere brevemente il decennale iter del procedimento.

Nel novembre 2003, la sig.ra Elena Grebenshikova ha depositato la domanda di marchio figurativo comunitario “SOLVO” (qui di seguito riprodotta) per determinati prodotti inclusi nella classe merceologica n. 9 (“software per sistemi di gestione di magazzini e software per sistemi di terminal di container”).

La famosa casa automobilistica Volvo si è opposta alla registrazione di tale segno sulla base del proprio anteriore marchio comunitario verbale “VOLVO” registrato per “veicoli” (classe n. 12) e “software per computer” (classe n. 9). In particolare, l’azienda svedese lamentava un possibile rischio di confusione tra i segni in questione (“VOLVO”/“SOLVO”), oltre al rischio che, data la notorietà del marchio “VOLVO”, il pubblico potesse ricavare la falsa impressione di un collegamento economico tra i prodotti a marchio “SOLVO” e la società Volvo.

Sia la Divisione d’Opposizione che il Board of Appeal dell’U.A.M.I. hanno rigettato tale opposizione negando ogni rischio di confusione tra i marchi ed escludendo l’esistenza di un fattore ad essi comune che conducesse il pubblico a ritenere esistente un collegamento economico tra i prodotti a marchio “SOLVO” e la società Volvo. E ciò nonostante la pacifica identità dei prodotti coperti dai marchi in questione (entrambi inclusi nella classe n. 9).
Su ricorso di Volvo, tuttavia, la Corte Generale[2] ha annullato la decisione del Board of Appeal affermando che la forte affinità fonetica tra i segni (“SOLVO” e “VOLVO” condividono infatti quattro lettere su cinque) non permette di escluderne la somiglianza e quindi il rischio di confusione.

La Corte Generale ha quindi rinviato il caso al Board of Appeal che ha rigettato la domanda di marchio “SOLVO” evidenziando che, in ragione dell’identità di prodotti e della forte somiglianza fonetica dei marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, per quanto formato da professionisti attenti al prodotto.

Tale decisione è stata però annullata dalla Corte Generale mediante la sentenza in commento che ha negato il rischio di confusione tra i marchi.

La Corte Generale svolge l’analisi comparativa dei marchi dall’angolo prospettico del pubblico di riferimento, in questo caso costituito da gestori di magazzini e terminal di container presso porti navali, e quindi altamente specializzato. 

Si tratta di un pubblico che, oltre ad indagare le caratteristiche del prodotto, si interroga sull’identità del produttore ed è dunque portato a cogliere anche sottili differenze tra i marchi.

Su questo presupposto la Corte ha affermato che, nonostante l’identità dei prodotti e le forti somiglianze fonetiche tra i marchi “VOLVO” e “SOLVO”, le diversità grafiche tra i segni sono già sufficienti a superare il rischio di confusione.

Secondo la Corte, infatti, l’aspetto fonetico riveste particolare importanza nella valutazione della somiglianza tra marchi solamente se il consumatore a cui è destinato il prodotto non è in grado di comparare visivamente i segni al momento della selezione del prodotto.

Non è però questo il caso, ove, al contrario, gli acquirenti dei programmi intrattengono relazioni dirette con il produttore ed esaminano versioni di prova del software contrassegnate dal marchio.

Da che deriva la prevalenza delle differenze grafiche rispetto alle somiglianze fonetiche e quindi il venir meno del rischio di confusione tra i marchi.

La decisione è due volte condivisibile. Perché distingue il peso da attribuirsi all’analisi di ciascuno degli elementi di confronto dei marchi in base al mercato e quindi al pubblico di riferimento. E perché ravvicina l’analisi giuridica al senso comune, posto che sembra davvero difficile che gli acquirenti dei programmi contrassegnati dai rispettivi marchi possano confondere o anche soltanto associare i marchi “SOLVO”  e “VOLVO”.



[1] Cfr. Corte Generale dell’Unione Europea, SHS Polar Sistemas Informaticos c. OHIM – Polaris Software Lab (Polaris), T-79/07, para. 50; Corte Generale dell’Unione Europea, T-117/03 – T-119/03 e T-171/03 riunite New Look c. OHIM – Naulover in ECR II-3471, para 49.

[2] Corte Generale dell’Unione Europea, Volvo Trademark c. OHMI – Grebenshikova (SOLVO), 2.12.2009, T-434/2007.

Federico Paesan

Esperto nei settori del diritto della proprietà industriale, del diritto della proprietà intellettuale e del diritto delle nuove tecnologie.

Website: www.replegal.it/it/cerca-i-professionisti/233-federico-paesan.html
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